美國是西方發(fā)達國家中至今還在其專利法中堅持實行“先發(fā)明”制度的唯一國家。

　　近年來，在國際專利協(xié)調(diào)問題上，美國一直站在專利法國際協(xié)調(diào)、甚至建立統(tǒng)一專利審批制度的立場上。而從專利法的國際協(xié)調(diào)角度來看，“先發(fā)明”制度完全是美國獨特的制度，在國際上并沒有市場。在這一點上，美國堅持“先發(fā)明”制度似乎與其國際協(xié)調(diào)的政治目標不盡一致。而且，一般來講，“先發(fā)明”制度增加了專利申請的費用，同時也延長了專利授權(quán)的期限。那么，美國究竟為什么堅持這一制度呢？

　　一、不同意見

　　美國國內(nèi)對于“先發(fā)明”制度存在的必要性也是存在疑問的。例如，Toshiko Takenaka 認為，盡管美國在法律制度上采用的是“先發(fā)明”制度，而實際上超過99%的申請案是在“先申請”制度下審查授權(quán)的，因此，美國在實踐上實行的也是“先申請”制度。而相比來說，其他國家實行的“先申請”制度更為簡單明了。同時，由于小發(fā)明的申請人更難提供在先發(fā)明的足夠證據(jù)，因此，“先發(fā)明”制度不利于那些申請簡單發(fā)明的小發(fā)明人。還有，由于這一制度的存在，也耽誤了專利審查的時間，造成了審查周期的延遲。由于保持了自己技術(shù)秘密的發(fā)明人在這一制度下可以威脅專利權(quán)人的權(quán)利，這一制度也有專利權(quán)不確定的缺陷。最后，從國際協(xié)調(diào)上看，美國一國堅持“先發(fā)明”制度也與國際協(xié)調(diào)的政治要求不相符合。目前歐洲和日本這兩個大局都實行的是先申請制度。1

　　二、支持這一制度的理由

　　相比而言，更多的美國司法界人士是支持這一制度的。美國前專利局局長唐納德W 本納 （Donald W Banner）認為，實行先發(fā)明制度主要有以下幾點好處。一是可以保證發(fā)明人有一年的“寬限期”（grace period），從而保護發(fā)明人在一年的時間里能夠避免公諸于眾的不利影響，同時也可以給發(fā)明人在這一期限內(nèi)考慮是否申請或著出售其發(fā)明的權(quán)利，從而提高了專利的“效率”；
二是可以保證在后申請人“宣誓在先”（swear behind）的權(quán)利，而這一權(quán)利已經(jīng)是一種廣為美國發(fā)明人所習慣、接受的權(quán)利；
三是，拋棄了先發(fā)明原則必然導致發(fā)明人在產(chǎn)生了發(fā)明設(shè)想時就要申請專利（filing on conception），從而使很多發(fā)明人進行無效率的申請，既使他們喪失了評估發(fā)明商業(yè)價值的機會，也提高了尤其是中小發(fā)明人的獲得專利的費用。2 他還指出，另外，在絕對新穎性的原則下，也就是在“先申請”制度下，美國的專利審查員在審查專利案時，可能根本無從知曉破壞美國專利新穎性的外國申請。美國專利的確定性還會被即便是未印刷的知識、在外國使用和銷售的產(chǎn)品所破壞。他由此夸張地提出，有關(guān)專利的訴訟費用將會大量增加。

　　針對先發(fā)明原則下對于“新穎性”之訴的不同意見，他提出，事實上，只有千分之一的專利進行了新穎性訴訟，其中只有80%最終通過復審委員會（Board）進行了裁決。而其中，又只有41%的決定有利于在后申請一方。因此，

　　沒有必要為了節(jié)省這么小的訴訟代價而另搞一套以擴大公知公用技術(shù)為代價的體系。

　　反對先申請制度的另一個焦點集中在對小發(fā)明人的保護上。他認為，大企業(yè)并不依賴專利戰(zhàn)略。他引用了前聯(lián)邦巡回上訴法院主審法官豪威•馬凱（Howard Markey）的觀點。馬凱法官認為，許多大公司并不需要專利制度。他們可能也要專利，但只是當作保護性措施，是為了對抗那些可能發(fā)明某些公眾需要的東西并且獲得專利，從而使大公司被迫與其談判的小公司，而不是將專利用到生產(chǎn)線上。大公司更愿意在規(guī)模、服務(wù)、數(shù)量、財政支持和促銷方面進行競爭，而不是專利方面。3托馬斯 史密斯也認為，先發(fā)明制度最大限度地保護了中小發(fā)明人的利益。

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　　三、評論

　　美國先發(fā)明制度的主要法律依據(jù)是專利法102條b款。該款規(guī)定，“（除非）在美國申請專利的申請日前一年前，該發(fā)明已經(jīng)在本（美）國或者外國有過同樣的專利或者在印刷的出版物上公開（described），或者在本（美）國公開銷售過或者已為公眾使用，（發(fā)明人都應(yīng)該被授予專利權(quán)。）” 從這一條的規(guī)定可以看出，美國專利的新穎性和創(chuàng)造性標準實質(zhì)上是相對的。也就是說，“在（“先發(fā)明”）制度下，一個外國的申請不能影響一個美國申請（的新穎性和創(chuàng)造性），除非并且只到該申請人以英語在相應(yīng)的美國專利申請日之前申請了美國專利。5

　　由此，如果美國放棄了“先發(fā)明”制度，一方面，美國專利的新穎性就會成為絕對的，相對于美國專利的“在先技術(shù)”就會大量增加，而由于外國相應(yīng)專利即便是只早一天申請，也會破壞美國專利的新穎性，這就可能會嚴重破壞“許多美國專利合法性并且降低所有專利的可靠性”。筆者以為，盡管從某種角度上講，這一條的規(guī)定反映了美國專利制度對于專利權(quán)利確定性的追求，但從國際專利法律協(xié)調(diào)的角度看，這一原則的實質(zhì)是通過縮小美國專利審查的“在先技術(shù)”范圍，從專利制度角度盡最大可能保護了美國技術(shù)在美國市場上的壟斷地位。同時，也促使外國申請人早日以英語申請美國專利，盡快在美國以英語公開其技術(shù)。

　　而小發(fā)明人保護的問題則是司法實踐中產(chǎn)生的具體問題。從立法形式上來看，根本無法確定該條對于小發(fā)明人有什么特殊的保護。應(yīng)該說，“先發(fā)明”制度對于小發(fā)明人都是有利有弊的，這一制度對于大公司和小公司的保護沒有實質(zhì)上的差別。盡管一年的“寬限期”可能給小發(fā)明人帶來利益，但司法實踐中的舉證等問題也可能給他們帶來麻煩。世界各國的實踐也沒有表明“先申請”原則就不利于中小企業(yè)的申請。

　　總之，“先發(fā)明”制度的實質(zhì)恰如唐納德W 本納所說的那樣，關(guān)鍵不在于節(jié)省訴訟費用，而在于新穎性對比文件的范圍。

　　那么，美國堅持“先發(fā)明”原則的基礎(chǔ)是什么？其立法的考慮必然反映其社會的要求。從這一角度看，筆者以為，美國堅持這一原則的背景在于以下幾個方面。一是英美法的傳統(tǒng)法哲學觀念的支配。盡管美國的憲法草創(chuàng)者托馬斯•杰弗遜否定了知識產(chǎn)權(quán)是人的自然權(quán)利的哲學，而僅僅把其作為促進社會福利和財富增長的一種工具性的手段，6但是，不可否認，勞動產(chǎn)生權(quán)利的觀念在美國法的哲學中仍然起著重要的作用。在這種哲學的影響下，先發(fā)明者擁有權(quán)利具有最大的合理性。其次，如前所述，是保護本國利益的需要。專利法102條b的實質(zhì)是給了美國發(fā)明人一個一年的寬限期，按照Case and Materials on Patent Law一書的說法，就是“有時可能起到保護本國發(fā)明者利益的作用�！�7

　　同時，這樣的設(shè)計，既避免了外國人在其本國專利到期的情況下，還能享有美國專利，又使外國人盡快到美國以英語申請專利，最大限度地促進專利技術(shù)在美國以英語公開。最后，也是最重要的基礎(chǔ)是美國科技發(fā)展以及司法資源的現(xiàn)狀。這兩者決定了美國不會放棄“先發(fā)明”原則。圍繞著“先發(fā)明”原則，美國法院創(chuàng)造出了一系列的概念來在訴訟程序中證明“先發(fā)明”。這必然造成訴訟成本的上升。但正如本納指出的那樣，“沒有必要為了節(jié)省這么小的訴訟代價而另搞一套以擴大公知公用技術(shù)為代價的體系�！币簿褪钦f，對于美國司法界來講，綜合考慮，這樣的訴訟成本是值得的，它縮小了“公知技術(shù)”的范圍，保護了自己的市場。從社會發(fā)展的現(xiàn)實來看，美國科技研究發(fā)展的實力居于世界領(lǐng)先地位。其科研的深入程度和廣泛程度是發(fā)展中國家甚至多數(shù)發(fā)達國家難望項背的。當然，盡管如此，其本國的科研單位也不可能就所有的課題衍生部分進行深入研究，也不可能全部申請專利。但是，一旦這些科研單位發(fā)現(xiàn)有外國申請人申請了美國專利，那么，一方面，由于專利申請這一行為本身就證明了該發(fā)明的市場前景，美國國內(nèi)發(fā)明人也就不再需要對其進行“衡量”，而可以直接利用一年的“寬限期”申請同樣的專利并且獲得專利權(quán)，另一方面，由于美國的科研具有點多面寬的特點，他們往往可以較為從容地利用美國法院創(chuàng)造的一套概念體系，證明自己是在先發(fā)明人，從而贏得專利權(quán)。

　　針對這一現(xiàn)狀，可以認為，盡管美國專利局關(guān)于專利國際協(xié)調(diào)的立場不會變，這一立場決定于其追求“國際專利”的根本利益 8，但是，美國也不會輕易放棄“先發(fā)明”的原則。

　　基于以上認識，筆者以為，中國在與美國進行的國際協(xié)調(diào)和談判的過程中促使美國放棄先發(fā)明原則，符合我國以及廣大發(fā)展中國家的整體利益。美國堅持這一制度的理論基礎(chǔ)的弱點在于其宣稱的對于中小發(fā)明人的保護，因此，從這一角度出發(fā)，拿出確實的證據(jù)證明“先申請”制度的優(yōu)點或者兩種制度的優(yōu)缺點比較是可行的。在國際協(xié)調(diào)不可避免的前提下，參考美國專利法的做法，我們也可以采取相應(yīng)的立場以保護我國發(fā)明人的利益。例如，在專利對比文獻的語言上，美國的判例就作出了限制。我國是否也可以考慮從某種角度出發(fā)，在“絕對性”原則的基礎(chǔ)上，充分利用專利的“地域性”原則，進行某種程度的限制，從而能促進外國以中文公布其發(fā)明，也盡最大可能保護我國技術(shù)壟斷我國的市場。

　　【注釋】

　　1Patent Harmonization: Comments on Issues Posted by the USPTO; CASRIP Newsletter. Spring/Summer 2001,pp7-8

　　2 What will happen if the United States adopts a first to file system? What do we get and what do we lose with patent harmonization? Dec 14,2001 University of California, Boalt Hall School of Law, Berkeley.

　　3 See footnote No 2

　　4 面向21世紀知識產(chǎn)權(quán)保護制度國際研討會，1998年10月28—30，北京，“關(guān)于協(xié)調(diào)的評論”。

　　5同注3。

　　6 See Walter Hamilton, Investigation of Concentration of Economic Power: Patents and Free Enterprise 21(TNEC Monograph No.31)(GPO,1941)(quoting Thomas Jefferson)Martin J. Adelman, Case and Materials on Patent Law, pp34,WestGroup.

　　7 Martin J. Adelman, Case and Materials on Patent Law, pp300, WestGroup.

　　8筆者曾就這一問題有文討論，見專利局編《審查業(yè)務(wù)通訊》，2001年第3期。

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